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Nouvelle procédure d’opposition à l’encontre des demandes d’enregistrement de marques françaises et modification du barème des taxes à verser en matière d’opposition, de dépôt et de renouvellement de marques

 

 

Par Jérémy Cardenas, le 16 décembre 2019

 

Le décret 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux « marques de produits ou de services » et l’arrêté du même jour relatif « aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle » pris en application de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 » sont entrés en vigueur au 11 décembre 2019.

Deux décisions du Directeur général de l’INPI datées du 11 décembre 2019 complètent les textes précités.

Parmi les conséquences immédiates il y a notamment lieu de relever :

1/  La mise en place d’une nouvelle procédure d’opposition à l’encontre des demandes d’enregistrement de marques françaises :

a/ Le délai pour s’opposer à une demande d’enregistrement de marque est toujours de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement mais l’opposant dispose désormais de la possibilité de régulariser une opposition « formelle » et de la compléter dans le délai supplémentaire d’un mois, notamment en ce qui concerne l’exposé des moyens tiré de la comparaison des produits et des services et celui de la comparaison des signes (article 4 II. De la décision 2019-158 du 11 décembre 2019) ;

b/ L’opposant peut invoquer ses droits sur une marque antérieure mais également l’ensemble des droits visés à l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle et notamment : la renommée d’une marque antérieure, une dénomination ou une raison sociale, un nom de domaine… ;

c/ L’opposition devient une procédure véritablement contradictoire et il est désormais possible pour l’opposant de répondre aux observations du déposant ;

d/ Sur requête du déposant, le titulaire des droits sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de 5 années doit démontrer (a) l’usage sérieux de sa marque ou (b) les justes motifs pour son non-usage pour chacun des produits et/ou services invoqués (et non pour un seul, comme dans le régime antérieur).

Notre analyse et nos recommandations : cette réforme permet aux titulaires de droits antérieurs de lutter plus efficacement contre l’acquisition d’un droit de marque par un tiers et ce, sans recours à une lourde et coûteuse procédure judiciaire. Toutefois, il conviendra de prêter une grande attention au nouveau formalisme introduit par cette réforme, des exigences particulières touchant jusqu’à la numérotation et à la présentation des pièces visées au soutien de l’opposition ayant été introduites.

 

2/ La modification du barème des taxes à verser en matière d’opposition, de dépôt et de renouvellement de marques et notamment l’abandon de taxes « forfaitaires » couvrant un dépôt ou un renouvellement de marque opéré d’une à trois classes : chaque classe supplémentaire au-delà de la première classe donne lieu à perception d’une taxe de 40 euros.

Notre analyse et nos recommandations : cette réforme est de nature à limiter le périmètre des dépôts et des renouvellements s’agissant de classes qui ne seraient pas d’un intérêt certain. Elle doit donc être saluée compte tenu de l’état de saturation des registres des marques mais, plus que jamais, cet état de saturation doit commander la plus grande attention lors de la rédaction du libellé des produits et des services afin de se ménager un droit solide.